职务发明认定 林华   职务发明纠纷是法院审理专利纠纷中的重要部分。职务发明认定对单位和发明人权益关系重大，但职务发明认定没有万能公式可循。实践中很多发明究竟是职务发明还是非职务发明处于模棱两可的灰色地带。本文根据目前认定职务发明的相关法律法规，结合笔者代理的一起错综复杂的职务发明二审案件，探讨职务发明的认定规律以及现实中职务发明现状带来的社会困惑。 一、法律依据 对职务发明的规定集中在《专利法》和《合同法》及相关法规、司法解释。由于职务发明同时涉及技术与合同，职务发明的立法体例也沿袭专利与合同两条主线相互交叉。 （一）专利法相关规定 《专利法》第六条第一款规定，执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。该条第二款规定，利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。 《专利法实施细则》（下称《实施细则》）第十一条第一款进一步规定，《专利法》第六条中“执行本单位的任务所完成的职务发明创造”包括在本职工作中作出的发明创造、履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造和退职、退休或者调动工作后１年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。同时，《实施细则》还解释专利法第六条所称单位包括临时工作单位；本单位的物质技术条件是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。 《实施细则》第十二条规定，专利法所称发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在完成发明创造过程中，只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，不是发明人或者设计人。 （二）合同法相关规定 职务发明在《合同法》中对应的概念是职务技术成果。职务技术成果是比职务发明涵盖更广的上位概念。《合同法》对职务技术成果认定的规定集中在第三百二十六条第二款。该款规定职务技术成果是执行法人或者其他组织的工作任务，或者主要是利用法人或者其他组织的物质技术条件所完成的技术成果。 1999年公布的《合同法》立法时间比《专利法》及其《实施细则》早，概念和具体规定都显得相对粗犷。2004年公布的最高人民法院《关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》（下称《解释》）对《合同法》技术合同章内容进行细化和完善，使技术合同相关规定的可操作性大大提高。 《解释》第二条规定，合同法第三百二十六条第二款所称“执行法人或者其他组织的工作任务”，包括履行法人或者其他组织的岗位职责或者承担其交付的其他技术开发任务； 离职后一年内继续从事与其原所在法人或者其他组织的岗位职责或者交付的任务有关的技术开发工作，但法律、行政法规另有规定的除外。法人或者其他组织与其职工就职工在职期间或者离职以后所完成的技术成果的权益有约定的，人民法院应当依约定确认。 《解释》第三条规定，合同法所称“物质技术条件”，包括资金、设备、器材、原材料、未公开的技术信息和资料等。《解释》第四条规定，合同法所称“主要利用法人或者其他组织的物质技术条件”，包括职工在技术成果的研究开发过程中，全部或者大部分利用了法人或者其他组织的资金、设备、器材或者原材料等物质条件，并且这些物质条件对形成该技术成果具有实质性的影响；还包括该技术成果实质性内容是在法人或者其他组织尚未公开的技术成果、阶段性技术成果基础上完成的情形。但双方当事人另有约定及发明人在技术成果完成后利用法人或者其他组织的物质技术条件对技术方案进行验证、测试的情况除外。 《解释》第六条规定，合同法第三百二十六条、第三百二十七条所称完成技术成果的“个人”，包括对技术成果单独或者共同作出创造性贡献的人，也即技术成果的发明人或者设计人。人民法院在对创造性贡献进行认定时，应当分解所涉及技术成果的实质性技术构成。提出实质性技术构成并由此实现技术方案的人，是作出创造性贡献的人。提供资金、设备、材料、试验条件，进行组织管理，协助绘制图纸、整理资料、翻译文献等人员，不属于完成技术成果的个人。 （三）总结： 综合合同与专利相关法律法规中的上述规定，职务发明认定一般以确认以下问题为前提 第一，发明人主体资格 确定发明人主体资格并不是所有职务发明纠纷都存在的先决问题。同时，任何发明归属的首要步骤都是确定发明人。但是职务发明纠纷系争双方往往把确定发明人作为争议焦点，因此将确定发明人主体资格作为职务发明认定的第一步。 《实施细则》与《解释》均把对技术成果的实质性特点或实质性技术构成作出创造性贡献，作为发明人主体资格的要件。《实施细则》与《解释》一致认为负责组织管理，提供资金、设备等物质条件，或协助绘制图纸、整理资料、翻译文献等非创造性工作均不属于对技术成果的创造性贡献，相关主体不属于发明人。 第二，发明人本职工作 根据《专利法》和《合同法》，（发明人）执行本单位（法人或者其他组织）的任务或者主要是利用其物质技术条件所完成的技术成果是职务发明。构成职务发明只需满足该发明是发明人执行工作任务的成果，或者其主要利用单位物质技术条件完成该技术成果其中一项即可。 （1）职务关系与本职工作 《实施细则》与《解释》均规定，执行工作任务既包括履行单位岗位职责或本职工作，也包括完成单位交付的本职工作以外的任务。同时，发明人以退休、更换单位等各种原因离职后一年内所完成在原单位承担的本职工作或者本职工作以外的任务有关的技术成果和发明创造也属于职务发明。 值得注意，《实施细则》解释专利法第六条所称单位包括临时工作单位。因此，发明人与单位之间的职务关系不同于《劳动法》及《劳动合同法》中规定的劳动关系。有观点认为职务发明认定须以发明人与单位之间具有固定劳动关系为前提。该观点并无法律依据。 职务发明争议中，单位一方常仅以系争发明与单位业务范围有关一条理由，要求认定发明人的发明是履行本职工作的成果。这种观点显然不符合立法者的本意。本职工作应当限于发明人在单位具体负责的工作任务或具体承担的岗位职责，该任务或岗位是具体、固定的，双方劳动关系或其他职务关系有明确指向的。一般情况下，本职工作与单位业务范围有一定关联但并不能混同。把单位业务相关工作全部算作发明人本职工作范围，是无对价的加大发明人对单位承担的工作义务，不仅与客观事实不符也明显违反公平原则。 从另一方面来说，根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（一）》第十条，除限制经营或法律、行政法规禁止经营外，单位超越经营范围的经营行为有效。在系争发明超出单位经营范围的情况下，只要能确定发明人本职工作与发明有直接关系也无妨其被认定职务发明。 （2）本职工作认定中的若干问题 笔者认为，随着社会分工的日益细化，同领域内不同工种与不同岗位之间的专业要求的距离不断加大。在这样的大背景下，对本职工作的认定宜采取严格态度，防止通过不当扩大本职工作范围而不合理的加重发明人的义务。 浅显的案例包括，本职工作是从事一线消防灭火工作的消防员改进了救援设备；负责登机安全测试的机场保安提高了金属检测器灵敏和准确度；烧菜的大厨师发明可以测油温的炒锅；出租车司机设计出高效节油器。上述案例中发明创造均与发明人本职工作有一定关联，但肯定不属于其本职工作范围。 医生发明的药物是否属于职务发明比较有争议。笔者认为，医生的本职工作是治疗病人，其工作职责是利用药物而不是研究和开发药物。尽管发明新药对治疗疾病当然有帮助，但这已经超出普通医生的工作范围。 在一些医院尤其是医学院附属医院中，医生常常承担治病和科研双重工作。在这样情况下，承担科研任务的医生研发药物就可能属于本职工作。当然，在发明落入具体科研任务之外的情况下也不应认定职务发明。如承担运动损伤恢复科研任务的医生发明治疗脱发的药，就与其承担研究的本职工作无关。 笔者见到过一份格式条款的聘用合同，单位方把员工在职期间内进行的所有研究工作均约定为本职工作，所有研究成果均约定为职务发明。笔者认为，单位利用优势地位迫使员工签订的该条款显失公平，属部分无效。应在双方举证的基础上，对员工实际承担的工作任务进行解释和确定。 （3）本职工作以外的任务 发明人完成单位交付的本职工作以外的任务属于执行单位工作任务。对于该规定，笔者认为需与《劳动合同法》结合考察。 《劳动合同法》第十七条规定，劳动合同应当具备工作内容和工作地点。在发明人与单位签订书面劳动合同的情况下，本职工作属于书面合同的必备要件。单位安排发明人从事本职工作以外的任务，可能构成对劳动合同的实质变更。 《劳动合同法》第三十五条规定，用人单位与劳动者协商一致，可以变更劳动合同约定的内容。变更劳动合同，应当采用书面形式。据此规定，笔者认为单位交付的本职工作以外的任务需以发明人书面接受为条件。发明人未接受单位交付的额外任务的，视为不同意合同变更，该工作任务交付不生效。如发明人完成的发明创造内容与单位交付的任务一致，不得视为职务发明。 第三，物质技术条件 除本职工作外，主要利用单位物质技术条件所完成的技术成果是职务发明。根据《实施细则》，专利法所称物质技术条件是指资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。 《解释》除肯定了《实施细则》列举的具体物质技术条件外，进一步指出这些物质条件应当对形成该技术成果具有实质性的影响。笔者认为，如果发明人利用单位物质条件完成一项设计，但该物质条件技术与经济价值都较低因而具有很高的可替代性，则不宜认定该设计是职务发明。比如发明人仅仅为了方便而在单位电脑上完成一项软件设计。该单位电脑在软硬件上与普通电脑并无区别，其配置甚至不如发明人个人电脑。在这种情况下不宜认为该电脑对形成该技术成果具有实质性的影响。 《解释》另规定发明人在技术成果完成后利用法人或者其他组织的物质技术条件对技术方案进行验证、测试的，该物质技术条件不属于上述对形成该技术成果具有实质性的影响的物质技术条件。《解释》在《实施细则》等已有法律法规基础上进一步明确和完善了职务发明认定中对“单位物质技术条件”的规定，为审判工作增添了切实可行的依据。 第四，约定优先 有约定从约定，无约定才从法定是民法的特点。《专利法》规定单位与发明人或者设计人可以对利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造权利归属进行约定。《解释》则允许单位与发明人可以就在职期间或者离职以后所完成的技术成果的权益进行约定，进一步扩大了当事人对职务发明权利归属进行约定的自由。 有观点认为约定职务发明归属应当采用书面形式。笔者认为书面形式并非职务发明归属约定的生效要件。首先，《专利法》第十条第三款规定，转让专利申请权或者专利权的，当事人应当订立书面合同…；第十二条规定，任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立书面实施许可合同…。但对于职务发明归属的约定，无论《专利法》、《实施细则》还是《解释》均未规定需以书面形式为之。可以认为，职务发明归属约定并非要式法律行为，书面约定影响证据效力，但不涉及约定在实体上是否生效。 二、案例解析 笔者曾在一起关于水处理设备技术专利的职务发明纠纷二审阶段代理作为上诉人的发明人。这起案件的一审法院全面支持了对方当事人某水处理公司关于系争专利属于职务发明的诉讼请求，争取二审反转有相当的困难。该案事实复杂，关于证据等方面的争议在职务发明纠纷案件中具有典型意义。 （一）技术管理人才是否必须从事技术开发工作 水处理公司一审提交《劳动合同》和《补充条款》两份证据均提及发明人是单位引进的技术管理人才。水处理公司据此主张系争发明是发明人本职工作。 笔者认为，技术管理人才是对上诉人的技能知识背景的介绍。具有良好的专业技术背景并不等于当事人必然从事技术工作。进一步说，“技术管理”内涵与强调部分是对技术的管理。技术管理属于生产环节，与技术研发属于不同的工作领域。《解释》第六条规定组织管理不属于对技术开发有创造性贡献的工作，证明管理与研发不应混同。 （二）工资约定与研发工作待遇 研发工作对专业技能和思维开创性要求很高，本身就是一项高端工作。根据官方数据，2005年度上海市职工月平均工资为2235元人民币。《劳动合同》约定上诉人月工资为1000元人民币，只有平均工资的40％。笔者认为，没有人会为1000元的月工资从事高要求、高难度的技术研发并愿把研发成果拱手相让。从如此之低的工资约定来看，上诉人所从事的工作属于普通生产管理而不是研发工作。 （三）单位未支付工资的违约责任 本案中即便约定了如此低的工资，水处理公司依然长期拖欠支付。假定系争发明依约定属于职务发明，在单位方根本违约的情况下发明人是否可据此主张劳动合同无效而系争发明归发明人所有？ 《劳动合同法》第三十八条规定，用人单位未及时足额支付劳动报酬，劳动者可以解除劳动合同。根据法理及参照《合同法》的规定，解除合同行为应从通知到达对方时发生效力。笔者认为，在解除合同通知生效之前如系争发明已经产生的，仍应属职务发明。但发明归单位显然有失公平或单位接解除合同通知后仍然拒不支付劳动报酬的，应当依公平原则，根据发明人请求认定该发明权归属发明人。这可视为单位方违约责任承担方式。 （四）单位物质技术条件 围绕专利申请代理机构出具给发明人的专利申请代理费发票，水处理公司和发明人在二审中展开激烈对抗。提交代理费发票的水处理公司主张发明人系利用单位物质技术条件完成发明，因此该发明属于职务发明。 笔者针锋相对的反驳水处理公司的主张。笔者认为，申请专利是技术形成后的阶段，而职务发明构成要件中的物质技术条件是对技术形成过程起到实质作用性的条件。这张作为水处理公司证明发明人利用其物质技术条件的唯一证据的发票恰恰与技术形成无关。 其次，水处理公司是有完善财务管理制度的企业，却始终无法提交除发票之外的任何财务凭证和记录证明是由水处理公司为发明人进行的报销。而发明人二审期间作为新证据提供并为水处理公司认可的，由水处理公司关联公司将系争专利列入其自主知识产权并以此申请认定享受政策优惠的上海市高新技术成果转化项目认定申请书、项目评审表等证据均证明是由案外人而非水处理公司承担了系争专利的申请费，并合理解释其原因。 再次，报销申请专利代理费并不能构成取得专利的对价。专利申请费与专利的价值之比，如同机票和飞机的价值。既然没有买机票就等于买下飞机的道理，同样没有支付申请费就买下专利权的道理。 三、权利义务平衡的思考 职务发明归属之所以容易发生纠纷，很重要的一个原因是职务发明关系中权利义务复杂，双方当事人利益难以平衡。 一方面一些单位为自主研发投入相当资源，对研发成果有较高期待。但另一方面，智力因素是研究开发中最核心部分，发明人的知识和创造力投入才是研发的根本价值。单位的资本投入与发明人智本投入在回报分配机制上产生了一重冲突。 在发明者面前，单位往往在资本实力上具有绝对优势。资力物力层面上的强势使得单位有可能在劳动合同等方面利用优势地位进行不平等约定；发明人是创新的真正缔造者，和创新技术保持着零距离。面对表面强大的单位，发明人可以利用将最佳实施方案作为密点保留、以妻子儿女的名义申请专利等手段规避单位的追索。单位与发明人在优势地位方面呈此消彼长，使单位和发明人之间很容易为利益分配而斗智斗勇，成为冲突的另一重源泉。 在潜伏先天冲突的背景下，我国职务发明与非职务发明的比例长期呈现倒挂的怪现象。按常理，单位实力雄厚，职务发明数量和质量均应无可厚非的超过非职务发明。事实却是，即使在研发难度最大、技术含量最高的发明专利领域，职务发明与非职务发明的比例也约为四比六。这里统计的单位，包括企业、事业单位和院校在内。正规军不敌民兵，职务发明大量流失为非职务发明是无可否认的事实。     笔者认为，发明人的智力创造是一切发明成果的基础。没有发明人的投入，一切发明无疑成无本之木无源之水。在人才和智力资源日益成为竞争重心的时代，应当从立法、司法、执法以及单位经营方面对发明人予以更充分的重视，对发明人的利益给予更充分的保障。